单细胞定序之争?美上诉法院判定Bio-Rad侵害10X Genomics专利权

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当你的产品在美国被侵权时,除了向美国联邦地方法院提起专利侵权诉讼之外,也可选择向美国贸易委员会(International Trade Commission, ITC)提起诉讼。与地方法院相比,ITC 虽然没有金钱赔偿方案,但有更快的排除命令与暂停及禁止销售命令审查程序、对物管辖权等优势。

10X Genomics 就是依美国关税法第337条,向 ITC 控诉 Bio-Rad Laboratories(Bio-Rad)的定序产品 ddSEQ 侵害了其 US9689024(’024)、US9695468(’468)、US9856530(’468)等 3 项专利所涵盖的单细胞微流体系统和基因定序组件,并提出暂停及禁止销售命令请求。然后,ITC 根据行政法法官的调查结果裁定 Bio-Rad 侵犯了这 3 项专利。

2 名发明人想法帮助 Bio-Rad 开发,所以不侵权?

这 3 项专利的 2 名发明人以前曾在 QuantaLife 就职,然后该公司在 2011 年被 Bio-Rad 收购。这 2 位发明人签署了一项雇佣合约,内容是“将单独或共同构思,开发或设计发明的所有智慧财产权都属于Bio-Rad”。再来,他们于 2012年 7 月离开 Bio-Rad,进入10X Genomics就职。2013 年 1 月,他们发明“乳液中的胶珠(gel bead in emulsion, GEM)”定序技术,并随后提出专利申请,再来取得专利权。

10X Genomics 将其相关产品投放市场后不久,Bio-Rad 推出其定序系统 ddSEQ,该系统透过使用刺激从凝胶珠上切割寡核苷酸的技术,有侵害这些专利的疑虑。

Bio-Rad 辩称,这 2 名发明人在 Bio-Rad 工作期间的想法为他们公司后续的产品开发做出了贡献,因此需要将其专利的所有权权益分配给 Bio-Rad。

美国联邦巡回上诉法院(CAFC)维持 ITC 判决

在 ITC 作出判决之后,Bio-Rad 也向美国联邦巡回上诉法院(CAFC)提起上诉。然而,CAFC 认定,此 3 项专利的发明日期不早于 2013 年 1 月,也就是 2 位发明人已经从 Bio-Rad 离职 6 个月后才发明。CAFC 认定“发明前的构想”,不受 2 位发明人与 Bio-Rad 签订的雇佣合约的限制,而且在他们离职之后,“发明前的构想”就不具转让义务。

延伸阅读:华大基因再败诉!英国高等法院判定定序产品侵害 Illumina 4 项专利

参考资料:
1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1785.OPINION.4-29-2021_1770917.pdf
2. https://www.ipwatchdog.com/2021/05/03/cafc-affirms-itc-ruling-10x-genomics-finding-bio-rad-infringed/id=133059/

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