單細胞定序之爭?美上訴法院判定Bio-Rad侵害10X Genomics專利權

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當你的產品在美國被侵權時,除了向美國聯邦地方法院提起專利侵權訴訟之外,也可選擇向美國貿易委員會(International Trade Commission, ITC)提起訴訟。與地方法院相比,ITC 雖然沒有金錢賠償方案,但有更快的排除命令與暫停及禁止銷售命令審查程序、對物管轄權等優勢。

10X Genomics 就是依美國關稅法第337條,向 ITC 控訴 Bio-Rad Laboratories(Bio-Rad)的定序產品 ddSEQ 侵害了其 US9689024(’024)、US9695468(’468)、US9856530(’468)等 3 項專利所涵蓋的單細胞微流體系統和基因定序組件,並提出暫停及禁止銷售命令請求。然後,ITC 根據行政法法官的調查結果裁定 Bio-Rad 侵犯了這 3 項專利。

2 名發明人想法幫助 Bio-Rad 開發,所以不侵權?

這 3 項專利的 2 名發明人以前曾在 QuantaLife 就職,然後該公司在 2011 年被 Bio-Rad 收購。這 2 位發明人簽署了一項僱傭合約,內容是「將單獨或共同構思,開發或設計發明的所有智慧財產權都屬於Bio-Rad」。再來,他們於 2012年 7 月離開 Bio-Rad,進入10X Genomics就職。2013 年 1 月,他們發明「乳液中的膠珠(gel bead in emulsion, GEM)」定序技術,並隨後提出專利申請,再來取得專利權。

10X Genomics 將其相關產品投放市場後不久,Bio-Rad 推出其定序系統 ddSEQ,該系統透過使用刺激從凝膠珠上切割寡核苷酸的技術,有侵害這些專利的疑慮。

Bio-Rad 辯稱,這 2 名發明人在 Bio-Rad 工作期間的想法為他們公司後續的產品開發做出了貢獻,因此需要將其專利的所有權權益分配給 Bio-Rad。

美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)維持 ITC 判決

在 ITC 作出判決之後,Bio-Rad 也向美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)提起上訴。然而,CAFC 認定,此 3 項專利的發明日期不早於 2013 年 1 月,也就是 2 位發明人已經從 Bio-Rad 離職 6 個月後才發明。CAFC 認定「發明前的構想」,不受 2 位發明人與 Bio-Rad 簽訂的僱傭合約的限制,而且在他們離職之後,「發明前的構想」就不具轉讓義務。

延伸閱讀:華大基因再敗訴!英國高等法院判定定序產品侵害 Illumina 4 項專利

參考資料:
1. http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/opinions-orders/20-1785.OPINION.4-29-2021_1770917.pdf
2. https://www.ipwatchdog.com/2021/05/03/cafc-affirms-itc-ruling-10x-genomics-finding-bio-rad-infringed/id=133059/

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